S
OMPI/PI/JU/LAC/04/11
ORIGINAL: Español
FECHA: 14 de octubre de 2004
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OFICINA EUROPEA
DE PATENTES
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OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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TERCER seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina
organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
con la colaboración
del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
y
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004
ASPECTOS JURISPRUDENCIALES MÁS DESTACADOS EN
LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE MARCAS
Documento preparado por el Sr. José Luis Concepción Rodríguez,
Magistrado, Audiencia Provincial, Barcelona, España
I. introducción
Mis primeras líneas de esta ponencia han de ser, necesariamente, para agradecer a quienes han materializado la organización de este Tercer Seminario Regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina, el hecho de que hayan reparado en mí al diseñar el elenco de conferenciantes. Y no es sólo una cláusula de estilo que deba ser incorporada al inicio de cada exposición en un congreso de esta naturaleza, sino que mi agradecimiento obedece a una razón muy especial, cual es posibilitar que yo repare una deuda que tengo con los colegas guatemaltecos surgida de mi intervención hace ahora dos años en un curso de formación sobre Derecho Bancario que el Consejo General del Poder Judicial de España me había encomendado dirigir y en el que una pasajera afección de garganta me impidió concluir como yo hubiera deseado.
Vaya, pues, mi gratitud para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el Ministerio de Cultura de España, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia española de Cooperación Internacional (AECI) no sólo por este hecho concreto, sino por que me hayan brindado la oportunidad de volver a esta deliciosa ciudad a participar en este seminario.
el título tan genérico que rubrica mi intervención plantea la incógnita de la concreta parcela sobre la que pretende que se desarrolle la misma y me plantea algún problema a la hora de delimitar los contornos de la misma, con objeto de no penetrar en el terreno de algún otro participante. Ello no obstante y conjugando las cuestiones en las que la intervención jurisprudencial ha tenido una mayor influencia con aquellas otras que no se antojan materia fundamental en los temas atribuidos a los demás intervinientes, me obliga a tratar, entre otros, el problema del agotamiento del derecho de marca como límite del ius prohibendi conferido al titular marcario y el relativo a la obligación de uso de la marca.
II. ALGUNAS CUESTIONES ACERCA DEl agotamiento del derecho de marca Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS
La doctrina del agotamiento del derecho de marca, que se ha construido tradicionalmente bajo el prisma de la función de indicación de la procedencia, constituye una limitación al ius prohibendi que la marca confiere a su titular, al que se niega el ejercicio de las acciones de defensa de la marca reconocidas en cada caso por el ordenamiento para impedir la distribución de productos originales, esto es, de productos portadores de la marca, que fueron comercializados por él mismo o por un tercero con su consentimiento.
Como afirma Fernández Nóvoa1, el sistema marcario confiere al titular del signo un derecho de exclusiva que en su dimensión positiva comprende la facultad de introducir en el mercado los productos portadores de la marca, en cuyo ejercicio le es dado fijar el precio de los mismos y cuyo margen será mayor cuanto mayor sea el prestigio o goodwill de aquéllos.
Ahora bien, es posible y, hasta usual, que pretenda ir más lejos en el ejercicio de ese derecho y que quiera imponer también el precio de reventa de los productos en las fases ulteriores de distribución, invocando, siempre que las cláusulas por él insertadas en los contratos de distribución que haya perfeccionado no se lo permitan, aquella titularidad.
Esto sucede particularmente cuando el titular de la marca opera paralelamente en varios mercados ya que, en tal caso, los terceros ajenos a los canales de distribución implantados por aquél tratarán de adquirir los productos en el Estado donde los precios sean más bajos para luego importarlos a otro con el fin de revenderlos a un precio inferior al que sea usual en éste, ganando, pese a ello, dinero con la diferencia. En esta situación el titular marcario pretenderá hacer uso del ius prohibendi inherente a la marca con el fin de paralizar en el segundo Estado las importaciones procedentes del primero.
Ante esa circunstancia, el Ordenamiento reacciona mediante el llamado agotamiento del derecho de marca, que podrá ser invocado por el importador cuando concurran los requisitos exigidos legalmente.
De ahí que su fundamento sea el de impedir el monopolio del tráfico de productos distinguidos con una marca por parte del titular de la misma y evitar que la marca se convierta en un instrumento que permita discriminar precios y mercados locales.
La doctrina del agotamiento es conocida por la mayoría de los sistemas de marcas en relación con supuestos internos, esto es, en relación con la circulación de productos originales que han sido primeramente comercializados en el territorio de vigencia de la marca, pero de ahí se ha pasado a un sistema de agotamiento territorialmente diverso.
El Proyecto de Directiva comunitaria de Marcas de 1.980 se inspiraba abiertamente en el principio del agotamiento internacional; su artículo 6.1 afirmaba que “el derecho conferido por la marca no permitirá prohibir el uso de la misma para productos que han sido comercializados con dicha marca por su titular o con su consentimiento”, aclarando en su Exposición de Motivos que la función de indicar el origen inherente a la marca implica que su uso no puede, en principio, ser prohibido a un tercero con respecto a los productos que bajo la marca han sido comercializados en la Comunidad o fuera de ella por el titular o con su consentimiento.
Sin embargo, en la revisión del Proyecto de la Directiva Comunitaria se modificó radicalmente este planteamiento, sustituyéndose aquél principio por el del agotamiento comunitario, toda vez que por no ser reconocido aquél por todos los países su implantación en la Comunidad podría perjudicar a las empresas de los Estados del Mercado Común frente a las de los restantes países. Por eso, el artículo 7.1 de la Directiva 89/104/CEE, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, sostiene que “el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.
La misma progresión se observa en relación con la marca comunitaria. Mientras que el Proyecto de Reglamento de 1.980 apostaba implícitamente por un sistema de agotamiento internacional (art. 11.1) y lo justificaba diciendo que debía de evitarse por todos los medios el empleo de las marcas comunitarias para tabicar el mercado mundial (por cuanto sería muy grave el riesgo de que empresas cuyo establecimiento principal estuviese situado en un país extracomunitario, pudiesen impedir que sus productos vendidos a un precio más favorable fuesen importados a la Comunidad, lo que redundaría en perjuicio de los consumidores comunitarios), el Reglamento 40/1.994 ha consagrado el principio del agotamiento comunitario afirmando en su artículo 13.1 que “el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la marca para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento”.
Por su parte, el Tribunal de Justicia se mostró partidario de esta doctrina desde su sentencia de 15 de junio de 1.976 que resolvió el caso “Emi Records”, y encuentra su fundamento, más que en el derecho de marcas en el derecho de la integración económica y, en particular, en las exigencias establecidas en materia de libre circulación de mercancías en el interior del mercado común.
El modelo comunitario de agotamiento supranacional limitado en su eficacia al ámbito territorial del espacio de integración de mercados no ha sido, sin embargo, acogido en otros mercados supranacionales de características similares (ni el Acuerdo de Cartagena, ni Mercosur, ni Nafta se hacen eco del mismo).
En España, la normativa no se ocupó de esta figura hasta la entrada en vigor de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas, toda vez que el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1.929, hasta entonces vigente, no hacía referencia alguna a la misma. El Tribunal Supremo tuvo ocasión de abordar la cuestión con ocasión de su sentencia de 15 de mayo de 1985 en el llamado caso Scotsman. En ella se defiende la eficacia del agotamiento internacional del derecho de marca.
Por su parte, el artículo 32 de la Ley de 1988 afirmaba que “el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en España con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso”.
La comparación de este precepto con su análogo de la Directiva evidenciaba, a juicio de Fernández Nóvoa2, dos diferencias sustanciales. La primera en relación con la dimensión geográfica de la comercialización ya que, mientras ésta conecta el agotamiento con la comercialización del producto en la Unión europea (en la actualidad el Espacio Económico Europeo), nuestra ley solamente se refería a su comercialización en España. La segunda hace referencia a la naturaleza del consentimiento con el que ha de actuar el tercero, que en nuestra norma interna había de ser, necesariamente, expreso.
Dicho autor proponía ya entonces una interpretación europeizante del precepto, que resultara congruente con el texto del 7.1 de la Directiva y con la Jurisprudencia sentada por el Tribunal de Luxemburgo que, en relación con el derecho de patentes, ya se había pronunciado en ese sentido con ocasión de su sentencia de 31 de octubre de 1.974 –caso Centrafarm BV v. Sterling Drug, Inc-.
De acuerdo con esta interpretación, el titular de una marca española no podrá invocar el ius prohibendi inherente a la misma en relación con los productos que con el consentimiento del titular hubiesen sido comercializados en España o en otro Estado de la Unión Europea. Así se pronunció la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13ª) de 22 de julio de 1995, la cual, al interpretar dicho precepto, afirmaba que “sólo puede tener aplicación cuando concurren los dos presupuestos básicos que impone dicho precepto, esto es: a) que los productos hayan sido comercializados por el titular de la marca o por un tercero expresamente autorizado por éste; y b) que dicha comercialización se haya realizado en el Estado Español. Más este segundo requisito, dado que España forma parte de la Comunidad Europea (ahora Unión Europea, UE), no debe ser interpretado en su estricta literalidad, ya que entonces se podría impedir la introducción y comercialización de los productos en cualquier Estado de la Comunidad a través de una vía indirecta, e incluso podría conllevar la creación de compartimentos estancos dentro de un mismo y único mercado…”.
Lo que no defendía dicho autor era, en cambio, interpretar expansivamente dicho artículo hasta el punto de aplicar a las importaciones paralelas el principio del agotamiento internacional como hizo la STS del caso Scotsman, ya que ello resulta inconciliable con la solución adoptada la respecto por la Directiva.
La situación actual en la jurisprudencia comunitaria.-
Admitiendo la implantación en Europa del principio del agotamiento comunitario, se ha planteado en alguna ocasión la cuestión relativa a si, respetando el mismo, los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo pueden establecer en su ordenamiento interno el principio del agotamiento internacional del derecho de marca. La cuestión ha sido resuelta en sentido diverso por el Tribunal de la EFTA y por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El primero se ha pronunciado en sentido afirmativo (caso Mag Instrument, Inc v. California Trading Company Norway en el dictamen emitido el 3 de diciembre de 1.997) por cuanto defiende que el agotamiento internacional favorece el interés del libre comercio y de la competencia, ya que las importaciones paralelas procedentes de países que no forman parte del EEE provocan la existencia de una mayor oferta en el mercado de productos portadores de la misma marca y, como consecuencia de ello, un descenso en los niveles de los precios. Consecuentemente, defiende el interés de los consumidores.
El TJCE, por su parte, llegó a la solución opuesta con ocasión de su sentencia de 16 de julio de 1998 –caso Silhouette Internacional Schmiedt GMBH & Cov. Harlauer Handelsgesellschaft mbH-, en la que decía que la eventual acogida de este principio del agotamiento internacional del derecho de marca tendría que ser decidida por las Autoridades comunitarias mediante la celebración de acuerdos internacionales. Dicha doctrina fue completada en el llamado caso Sebago (STJCE de 1 de julio de 1.999) en la que añade que “para que haya consentimiento en el sentido del apartado 1 del artículo 7 de dicha Directiva, éste debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento”.
La STJCE de 20 de noviembre de 2.001 –caso Zino Davidoff, S.A v. A & G
Imports Ltd-, referida a la naturaleza del consentimiento exigido por el artículo 7.1 de la Directiva, dice que el mismo puede ser tácito (cuando resulte de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercialización en el EEE), más no presunto, pues no puede resultar del simple silencio, de que el titular de la marca no haya comunicado su oposición a la comercialización en el EEE, de que en los productos no figure la prohibición de comercialización en el EEE, ni de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de
los productos designados sin imponer reservas contractuales, y concluye diciendo que “corresponde al operador que invoca la existencia del consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento”.
Por último, en cuanto a la carga de la prueba, es doctrina asentada la que proclama
que recae sobre el demandado la obligación de acreditar que se ha producido el agotamiento del derecho del titular marcario. En efecto, dicha institución constituye un límite a los derechos conferidos por el signo y representa un motivo de defensa de quien resulta demandado por aquél.
La inversión de la carga de la prueba sería contraria al sistema del Derecho de marcas, ya que supondría apartarse del esquema del derecho sancionador que le es propio.
Ello no obstante, podría impedir la comercialización de productos al operador no vinculado al titular porque, aunque conociera toda la cadena de distribución, podría verse privado de suministro para el futuro. Se corre el riesgo de compartimentar los mercados. Si ello es así (y lo prueba el demandado) le incumbe al titular acreditar que los productos fueron comercializados por él o por un tercero con su consentimiento fuera del Espacio Económico Europeo.
Entonces corresponderá al tercero acreditar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización en el EEE (STJCE de 8 de abril de 2003 –caso
Van Doren-).
La Ley española 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas
De acuerdo con la interpretación europeizante que se había venido exigiendo, el artículo 36 de la vigente Ley de Marcas afirma que “el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.
El párrafo 2º (concordante con el artículo 7.2º de la Directiva) introduce una serie de limitaciones a dicho principio al afirmar que “el apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”.
Vemos, por tanto que, a diferencia de lo que sucede en el derecho de patentes, donde el agotamiento opera ineludiblemente, en derecho de marcas la comercialización del producto distinguido no implica la extinción definitiva del ius prohibendi, que renacerá si el titular de la marca demuestra que concurren los requisitos enunciados en dicho párrafo, es decir, si acredita que el estado de los productos portadores de la marca y comercializados por él o con su consentimiento, han sido modificados o alterados tras su comercialización.
Esta doctrina fue defendida por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de julio de 1996 –caso Paranova-, relativa a un supuesto de importaciones paralelas de productos farmacéuticos portadores de una marca que habían sido reenvasados por un tercero sin autorización de su titular, en la que manifiesta que:
a) el titular de una marca puede oponerse a cualquier reenvasado que implique el riesgo de exponer el producto contenido en el embalaje a manipulaciones o influencias que afecten a su estado original, para lo que es preciso tener en cuenta la naturaleza del producto y el procedimiento de reenvasado.
b) el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que:
1) se acredite que la utilización del derecho de marca por parte de su titular para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con dicha marca, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros, lo que sucede si el titular ha comercializado el producto farmacéutico en distintos Estados miembros en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto y, por otra, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no puede quedar afectado.
2) se demuestre que el envasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje (como sucedería si el importador se ha limitado a retirar los blisters, frascos, tubos, ampollas… para colocarlos en un nuevo embalaje exterior, en fijar etiquetas al embalaje exterior del producto, añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo…).
3) se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste.
4) la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado.
5) el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.
Con todo, la anterior no es la única limitación que contempla el párrafo estudiado, ya que la misma operará en general cuando “existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos”.
A este respecto, el TJCE manifestó en su sentencia de 4 de noviembre de 1997 –caso Christian Dior v. Evora BV- que “un uso publicitario lesivo de la reputación de la marca puede constituir en algunos casos un motivo legítimo que deje sin efecto el agotamiento ya acaecido del derecho de marca”.
En materia de reenvasado de productos (en este caso farmacéuticos), la STJCE de 23 de abril de 2002 –caso Merck, Sharp & Dohme GMBH c. Paranova- sostiene que los medicamentos constituyen un ámbito sensible en el que la prestación del producto puede inspirar o destruir la confianza del público (doctrina de la St. Bristol.Myres Squibb).
- que la necesidad que justifica el reenvasado al autorizar “la violación de la marca ha de ser interpretada restrictivamente”.
- que el importador debe causar el menor daño posible a la marca. No puede cambiar el embalaje si puede superponer etiquetas.
- la oposición del titular constituye una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, si contribuye a compartimentar artificialmente los mercados (p.e. cuando el reenvasado sea necesario para que el producto importado de forma paralela pueda comercializarse en el Estado de importación).
No está justificada si obstaculiza de forma efectiva el acceso del producto importado al mercado de dicho Estado. El obstáculo existe cuando por ejemplo los medicamentos no puedan comercializarse con su embalaje original debido a una normativa o práctica nacional relativa a los embalajes, a normas en materia de seguro de enfermedad que subordina el reembolso de los gastos médicos a un determinado embalaje.
- por el contrario, el titular puede oponerse si la única razón de ser del embalaje es la búsqueda de una ventaja comercial por parte del importador paralelo. “Un reenvasado de medicamentos mediante sustitución del embalaje es objetivamente necesario si, de lo contrario, se obstaculiza el acceso efectivo al mercado de que se trate o a una parte importante de éste debido a una fuerte resistencia de una proporción significativa de consumidores frente a los medicamentos reetiquetados”.
La STJCE de esa misma fecha, dictada en el caso Boehringer efectúa un resumen de la doctrina recaída hasta la fecha (especialmente contenida en la STJCE de 12 de octubre de 1999 –caso Pharmacia Upjohn, S.A-Paranova a/s-) y afirma que:
- la función esencial de la marca es la de garantizar la identidad del origen empresarial del producto que designa, lo que implica que el consumidor pueda estar seguro
de que el producto no ha sido objeto, en una fase anterior a su comercialización, de una intervención de tercero sin autorización del titular y que haya afectado al estado original del producto.
- el titular puede oponerse a que un importador después de reenvasar el producto, coloque la marca en el nuevo embalaje.
- dicha operación constituye una restricción encubierta:
. si la utilización de la marca por el titular compartimenta artificialmente los mercados entre Estados miembros.
. si se demuestra que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto o a la reputación de la marca.
. si el titular ha sido advertido de la comercialización del producto reenvasado (STJCE de 23 de mayo de 1.978 -caso Hoffman-La Roche-). El importador debe proporcionar una muestra, a petición del titular; debe advertirle por si mismo (no basta con que le informen otras fuentes) y ha de hacerlo en el plazo de 15 días.
. si se indica en el nuevo embalaje quien ha reenvasado el producto.
. si se acredita que dicho titular ha utilizado marcas diferentes para un mismo producto con el fin de compartimentar artificialmente los mercados.
Ya la conocida sentencia Ballantine STJCE de 11 de noviembre de 1997, dictada en el litigio que esta conocida firma productora y comercializadora de whisky dedujo contra quienes se dedicaban al comercio paralelo de dicha bebida, adquiriéndola en los países en los que el precio era mas bajo para revenderla en otros en los que el precio ascendía, a cuyo efecto sustituían o alteraban las etiquetas originales y suprimían los números de identificación que figuraban bajo o sobre aquéllas y en los envases de las botellas y con los que la actora controlaba la distribución del producto, sostuvo que:
el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya etiquetas en las que figura su marca y que han sido puestas por el propio titular en productos comercializados por él, por cuanto ello puede falsear la garantía de procedencia aportada por la marca, a menos que:
- se acredite que la utilización del derecho de marca por parte del titular para oponerse a la comercialización de los productos reetiquetados con la misma contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre los Estados miembros. Dice el Tribunal que cuando los números de identificación han sido puestos con fines legítimos (p.e. para cumplir una obligación legal), el hecho de que el titular invoque este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya las etiquetas en las que figura su marca con el fin de suprimir dichos números, no contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Por contra, ello ocurrirá cuando el titular utilice dichos números para poder localizar fugas de su organización de venta y combatir, de ese modo, el comercio paralelo de sus productos, en cuyo caso, las personas que participan en ese comercio paralelo deberán protegerse de dichos actos en el marco de las normas del Tratado en materia de competencia.
- se demuestre que el reetiquetado no puede afectar al estado original del producto.
- la presentación del producto reetiquetado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y de su titular.
- la persona que ha llevado a cabo el reetiquetado advierta de éste al titular de la marca antes de la comercialización de los productos reetiquetados, le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado e indique en el mismo quien es el responsable de dicha operación.
El uso obligatorio de la marca
No es una obligación jurídicamente exigible, sino de un imperativo del propio interés que determina que el titular del signo haya de usarlo para evitar su caducidad. Se trata, pues, de una carga que le viene impuesta al mismo por mor de su propio derecho y para evitar
su claudicación.
Su fundamento se encuentra, desde un punto de vista teleológico en la propia finalidad de la marca, que sólo será efectiva si cumple con las funciones de identificación del origen empresarial de los productos y servicios que trata de identificar, lo que sólo se conseguirá con su uso. Desde un punto de vista práctico, la finalidad de uso obligatorio persigue adecuar la realidad material a la realidad formal del Registro, depurando éste de marcas que no se utilizan en el mercado e impidiendo que se convierta en un cementerio de marcas, por seguir la dicción de Franceschelli. Igualmente, como afirma Lobato3, para evitar que el Ordenamiento tutele monopolios innecesarios que impidan a otros empresarios acceder a la protección que el registro supone.
Requisitos subjetivos
¿Quién ha de usar la marca? En primer término, el titular, incluyendo en dicho concepto, al copropietario, al titular real, al fiduciario; lo que se exige es que tenga personalidad jurídica, por lo que será válido el uso del signo por parte de la sociedad en formación.
También cabe que sea usada por un tercero con el consentimiento del titular, concepto en el que cabe incluir al licenciatario expreso o tácito (y al sublicenciatario), al importador, al agente, al distribuidor, al concesionario, al integrante de un grupo de empresas (o a la sociedad filial respecto del signo propiedad de la matriz o viceversa).
En cuanto a la naturaleza del consentimiento, el artículo 4.3 de la Ley de 1.988 exigía que fuera expreso. El artículo 39.3 de la Ley 17/2.001 elimina dicho requisito de acuerdo con el tenor de la Directiva (art. 10.3), que también recogen el artículo 15.3 RMC o el 19.2 de los ADPIC.
Basta, pues, el consentimiento tácito, no entendiendo por tal la mera tolerancia, la dejación de facultades por parte del titular (asunto CORBERÓ) o la violación (asunto NIKÉ). Por tanto, el consentimiento ha de resultar de las circunstancias del caso, pudiendo hablarse de ausencia del mismo, por un lado, a) cuando el titular carece de posibilidad para manifestarlo o resulta evidente que no lo ha prestado (esto es, cuando no tiene conocimiento del uso de la marca por un tercero o cuando podría ejercitar contra dicho uso una acción por violación de los derechos de marca) y, por otro, b) cuando el otorgamiento de su consentimiento carece de relevancia alguna porque el tercero podría seguir usando la marca en España sin aquél (como sucede cuando se ha producido el agotamiento del derecho de marca).
Es irrelevante la inscripción registral a efectos de satisfacer la exigencia del uso. Aparte de que la finalidad del artículo 46.3 es la oposición de la propia licencia a terceros (y, por tanto es ajena a la materia que nos ocupa), la exigencia de inscripción equivaldría a no entender bastante el consentimiento, lo que resulta contrario a la Directiva. Esta fue la respuesta ofrecida por la Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión al interpretar el RMC.
Si el usuario de la marca no es un mero revendedor o distribuidor sino que fabrica o manipula los productos y suministra los servicios, cabe pensar en que sea preciso el control por parte del licenciante; ello resulta del art. 19.2 ADPIC, y de muchos Ordenamientos, como el norteamericano, en los que el licenciante tiene la obligación de controlar la calidad de los productos comercializados por el licenciatario.
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